Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international de know-how (savoir-faire) dans l'industrie mécanique

Thème	Licences (de brevet, marque, savoir-faire)
Source	Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies Palais des Nations Genève , Suisse 1211
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Télécopie	(41-22) 917 0036
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Courriel	info.ece@unece.org

Avertissement: Les contrats et guides de la présente collection ont été sélectionnés à seule fin d'illustration. Leur contenu et leur utilisation n'engagent pas la responsabilité de Juris International.

I. Introduction

A. But

1. Ce guide a pour but de faciliter la rédaction de contrats portant sur le transfert international de know-how dans l'industrie mécanique. Ces contrats tiennent actuellement une place de plus en plus importante dans les échanges internationaux et contribuent à diffuser les connaissances techniques, à l'échelle internationale.

B. Objet

2. L'objet direct du guide consiste à attirer l'attention sur quelques problèmes particuliers à ce genre de contrats et à établir une base pour la rédaction de clauses qui tiennent compte des intérêts des deux parties, de façon à rendre moins fréquents les cas de différends pouvant résulter de l'exécution des contrats.

C. Précautions

3. i) Le guide souligne à maintes reprises la nécessité pour les parties de rédiger leur contrat avec le plus grand soin en précisant leurs droits et obligations respectifs. Cette précaution qui, dans tout contrat, permet d'éviter des difficultés ultérieures, est spécialement utile en une matière encore en pleine évolution.

ii) Pour la même raison, il devrait être entendu que ce guide ne dispensera pas les négociateurs de recourir, en temps voulu, à des juristes spécialisés en la matière.

II. Considérations générales sur le « know-how » et sur son transfert

A. Définition et caractéristiques du « know-how »

4. i) De nombreuses définitions du know-how ont été données¹. Selon les cas, le know-how peut être constitué, pour un produit ou une catégorie de produits déterminés, par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à l'élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien et, éventuellement, à la commercialisation de ce ou ces produits ou de certains de leurs éléments ainsi qu'à n'importe quelle combinaison de ces opérations; s'il s'agit de techniques ou de procédés, le know-how peut être constitué par l'ensemble ou une partie des connaissances techniques nécessaires à leur élaboration et à leur fonctionnement.

ii) Le know-how constitue une valeur économique qui, pour son exploitation, exige néanmoins, de la part de son détenteur, un acquis scientifique et de l'habileté technique.

B. Moyens techniques

5. i) Les connaissances techniques qui constituent le know-how peuvent avoir pour support, suivant les cas :

a) Des objets : échantillons, modèles non déposés, machines, appareils, pièces détachées, outillage, dispositifs d'usinage, etc.;

b) Des documents techniques : formules, calculs, plans, dessins, inventions non brevetées, etc. ;

c) Des instructions: notes concernant l'élaboration, la fabrication ou le fonctionnement du produit ou du procédé, tours de main ou conseils pratiques d'exécution, recettes techniques, explications complémentaires à un brevet, données se rapportant à l'organisation du travail : spécifications relatives aux bâtiments, dispositions des installations, circuit de fabrication et méthodes de contrôle, qualification du personnel, assistance économique telle que le calcul du prix de revient, etc.

[Voir par. 37 et 38: Observations sur la délivrance des moyens techniques.]

ii) Il arrive aussi que des accords de know-how se rapportent à des inventions brevetées ou à des modèles déposés (voir par. 7, ii, et 62 à 66).

C. Protection légale

6. i) A la différence de l'invention qui fait l'objet d'un brevet, le know-how ne dispose pas encore d'une protection législative spécifiques - nationale ou internationale ; il n'est ni enregistré ni publié. Si une divulgation en est faite, il ne peut - comme en matière de brevet d'invention - être protégé par un titre légal. Toutefois, en cas de divulgation abusive, le détenteur du know-how peut, sans préjudice des réparations de caractère contractuel, invoquer, dans la mesure où le droit applicable le permet, une protection de droit commun : dommages et intérêts et, éventuellement, cessation de concurrence déloyale, sanctions pénales, etc. (voir aussi par. 11, iv).

ii) Tant qu'une invention n'est pas brevetée, elle ne peut être considérée que comme un know-how, ce qui ne met pas obstacle à une demande ultérieure de brevet, sous réserve des dispositions propres aux législations nationales sur les brevets d'invention.

« Know-how » et brevets

7. Les raisons pour lesquelles un know-how n'est pas breveté sont nombreuses :

i) Tout d'abord, l'invention n'est pas toujours brevetable (absence de niveau inventif suffisant, appartenance à un domaine exclu par la loi, etc.) ;

ii) Il arrive que le know-how soit postérieur au brevet ; l'expérience acquise à l'occasion de l'exploitation industrielle d'un brevet peut donner naissance à un know-how complémentaire, brevetable ou non ;

iii) Enfin, le know-how peut être un substitut du brevet lorsque le secret est préféré à la sécurité.

[Le problème du know-how lié aux brevets est traité aux paragraphes 62 à 66 et 78.]

D. Eléments secrets

8. i) Normalement, le know-how comprend un ensemble d'éléments dont l'un au moins ou, à défaut, dont la combinaison, possède un caractère secret. Cet élément contribue à la valeur économique du know-how et confère un caractère juridique particulier au transfert du know-how. Ce secret n'est pas nécessairement permanent ni l'apanage d'un seul détenteur. Néanmoins, pour autant que le secret existe, et tant qu'il n'est pas divulgué, chacun de ses détenteurs jouit d'un avantage sur ses concurrents - avantage que le détenteur a d'autant plus intérêt à exploiter qu'il est éphémère.

ii) Le présent guide traite directement ou indirectement des conséquences du caractère secret sur les obligations des parties aux paragraphes suivants :

	Paragraphes
Risques particuliers du transfert de know-how	11
Risques supplémentaires	14
Négociations préliminaires	15 à 22 (Chap. III)
Durée des obligations des parties	25
Dispositions d'ordre public	26, ii
Préservations du secret : obligations du fournisseur	44
Echange de know-how	53, ii
Préservation du secret : obligations du preneur	54
Effets de la perte fortuite du caractère secret	55
Communications des améliorations	59 à 61
Réparations pour divulgation du secret	82
Effets de l'expiration du contrat	88, iii

iii) Il arrive aussi que le know-how ne comporte pas d'éléments secrets mais que son transfert présente cependant, pour un preneur éventuel, une économie de temps et d'argent.

E. Transfert du « know-how »

9. Contrat de know-how

Le contrat de know-how fixe les modalités qui régissent le transfert de know-how du fournisseur au preneur².

10. Intérêt pour les parties

Le preneur qui négocie un contrat de know-how cherche d'habitude à acquérir, plus rapidement que s'il procédait individuellement à des expériences préalables, des connaissances techniques dont il ne dispose pas. Généralement, il désire utiliser le know-how avec un certain rendement et des normes de qualité déterminées. Le fournisseur, en transférant son know-how, tient essentiellement à obtenir une contrepartie - généralement d'ordre pécuniaire. Il arrive aussi qu'il puisse désirer coopérer avec le preneur dans des opérations industrielles ou commerciales.

11. Risques particuliers

i) Le transfert de know-how entraîne pour les deux parties des problèmes plus complexes que ceux qui accompagnent généralement des contrats de cession ou de licence de brevets ou de droits d'auteur ;

ii) Le fournisseur peut craindre, si le secret est divulgué par le preneur ou par son personnel, qu'il n'ait à sa disposition une action adéquate en compensation ; de plus, il peut hésiter à accéder à la demande du preneur de garantir les résultats de l'application d'un procédé dont le preneur n'a peut-être pas à sa disposition tous les moyens de mise en œuvre ;

iii) Quant au preneur qui désire normalement utiliser le know-how pour surpasser ou égaler ses concurrents sur le plan technique, il peut craindre que le secret ne soit déjà ou n'entre tôt ou tard en possession de ceux-ci ; il peut également craindre de ne pas obtenir le résultat qu'il souhaite ; en d'autres termes, il n'a pas de base certaine pour estimer un avantage dont il ne connaît ni la durée ni l'étendue ;

iv) A ces problèmes inhérents au transfert de know-how dans un cadre national s'ajoutent, à l'échelon international, outre l'absence de dispositions spécifiques sur la protection du know-how dans les conventions internationales, l'absence presque générale de dispositions spécifiques de caractère national auxquelles sont soumis le transfert et la divulgation du know-how et, là où des dispositions existent, leur extrême diversité.

12. Choix du contractant - confiance mutuelle

En conséquence de ces incertitudes, il est recommandé aux parties de choisir leurs cocontractants avec discernement. Le soin apporté à ce choix se justifie d'autant plus que le contrat de know-how requiert une confiance et une bonne foi mutuelles.

13. Contrat intuitu personae

Etant donné que la confiance mutuelle entre les parties et la personnalité de ces dernières sont des éléments essentiels de tout contrat de know-how, il est prévu parfois qu'elles peuvent dénoncer le contrat si les contractants venaient à changer de personnalité (fusion, concentration d'entreprises, etc.).

14. Risques supplémentaires

i) Même si les parties sont de parfaite bonne foi, un contrat de transfert de know-how implique toujours une série de risques particuliers dont elles doivent tenir compte.

ii) Effet irréversible du transfert

Une fois le know-how transféré, le preneur ne sera plus en état de l'oublier ou de le restituer intégralement au fournisseur. [Cette remarque concerne particulièrement les observations évoquées au paragraphe 32 du guide.]

iii) Incertitude quant à la durée du know-how

De plus, le temps pendant lequel le know-how garde sa valeur est indéterminé : c'est ainsi que les parties doivent être attentives au fait que, à la suite de progrès techniques très rapides, le know-how peut tomber dans le domaine public et perdre sa valeur au bout de peu de temps (voir par. 55).

III. Négociations préliminaires

Problème du secret

15. Les négociations préliminaires à la conclusion de contrats de know-how touchent naturellement à la nature, à l'étendue et à la durée des prestations éventuelles des parties ainsi qu'aux autorisations préalables nécessaires. Elles ne diffèrent pas sur ces points de prénégociations à la conclusion de contrats ordinaires de fourniture de biens à l'échelon international.

16. Difficulté de ces prénégociations

En ce qui concerne spécialement le transfert de know-how, ces négociations sont en outre d'habitude influencées par le problème du secret; elles sont particulièrement délicates du fait que le détenteur du know-how désire donner au preneur éventuel des renseignements suffisants pour l'intéresser à l'opération, tout en évitant de lui fournir les indications qui lui permettraient d'obtenir ce qu'il désire sans avoir à conclure de contrat.

17. Précautions à prendre par le fournisseur

Les représentants du fournisseur doivent veiller à ne pas être amenés, au cours de la discussion, à dévoiler involontairement le secret ou même à donner des informations qui permettraient de le découvrir. Cette précaution est particulièrement recommandée lorsque les négociateurs s'adjoignent des experts qui sont au courant des derniers perfectionnements en la matière.

18. Description des résultats obtenus

i) Une méthode à laquelle les parties peuvent avoir recours, pour résoudre le problème du secret au cours des négociations préliminaires, consiste à ne mentionner aucune information confidentielle sur les éléments secrets du know-how, mais à décrire uniquement les résultats obtenus, la détermination du contenu du know-how étant éventuellement réservée à une procédure de contrôle contradictoire devant avoir lieu après la conclusion du contrat, dans les installations du fournisseur ;

ii) Néanmoins, cette méthode ne convient pas toujours car le fournisseur peut ne pas désirer que son know-how fasse l'objet d'un contrôle dans ses ateliers. De plus, le preneur, tout en ayant confiance qu'il recevra intégralement le know-how, est cependant laissé dans l'ignorance de la nature des moyens qui le constituent; il ne sera pas en mesure, par conséquent, d'apprécier à sa juste valeur le prix qui est demandé par le fournisseur.

19. Engagement écrit préalable

i) Dans la plupart des cas, le fournisseur ne communiquera aucune information secrète au cours des prénégociations. Néanmoins, il acceptera parfois de donner au preneur éventuel des informations qui ne révèlent pas l'essentiel du secret du know-how mais qui ont cependant un caractère confidentiel.

ii) Dans ce cas, les parties concluent parfois un accord écrit préalable, par lequel le preneur éventuel s'engage à ne pas communiquer, ni divulguer, ni utiliser, avant la conclusion éventuelle du contrat, les informations qu'il pourrait obtenir au cours de ces négociations préliminaires qui auraient un caractère confidentiel.

iii) Il arrive que cet accord fasse mention d'une indemnité forfaitaire à payer par le preneur en cas de violation, encore qu'en vertu de certaines lois nationales applicables ce forfait ne puisse être sanctionné en justice.

iv) Il arrive aussi que cet accord préalable comprenne une clause compromissoire, lorsque les parties désirent régler par voie d'arbitrage tout conflit qui pourrait résulter de son application ou de son interprétation (voir par. 90).

20. Valeur de l'engagement

i) En cas de violation de cet engagement par le preneur éventuel, le fournisseur pourrait se servir de cet écrit devant les tribunaux ou devant des arbitres pour obtenir réparation du dommage ;

ii) Néanmoins, le fournisseur ne devrait pas attacher une trop grande valeur à ce document, car il pourrait être difficile à un juge ou à un arbitre d'évaluer les réparations qu'il convient d'octroyer ;

iii) De toute façon, qu'il s'agisse de contrat de know-how ou de tout autre contrat, le poids accordé par les juges ou par les arbitres à un engagement de cette sorte, de même que la protection accordée au fournisseur en l'absence d'un tel engagement, dépendra essentiellement de la loi applicable ainsi que de la jurisprudence qui s'y rapporte (voir par. 89).

21. Paiement préalable d'une somme d'argent

i) Il peut arriver que le détenteur ne dispose pas d'assez d'informations sur la réputation du preneur éventuel, sur sa capacité technique, sur sa solvabilité, etc. Dans ce cas, avant de livrer les informations de caractère confidentiel, le détenteur pourrait exiger une somme d'argent qui servirait de caution de l'engagement de ne pas utiliser les informations confidentielles.

ii) En cas de conclusion du contrat, cette somme serait déduite du paiement à effectuer par le preneur.

iii) Dans le cas où le contrat ne serait pas conclu, il faudrait prévoir ce qu'il faut faire de cette somme d'argent : la caution pourrait être perdue pour le preneur, sans que ce dernier soit, pour autant, autorisé à divulguer les informations confidentielles; elle pourrait aussi être restituée au preneur, immédiatement ou après un certain délai, en tout ou en partie.

iv) La difficulté de cette solution est qu'une somme minime ne constituerait pas une garantie adéquate et qu'une somme importante pourrait rebuter le preneur éventuel qui ne serait pas décidé à conclure le contrat.

22. Echange de know-how, assistance technique, etc. Dans la pratique, les difficultés inhérentes aux prénégociations peuvent être atténuées dans le cas où l'opération fait partie d'un échange de know-how ainsi que dans le cas où le transfert de know-how est l'accessoire d'une assistance technique³ (voir par. 39) fournie au preneur ou même d'une vente importante de matériel.

IV. Rédaction du contrat⁴

A. Objet du contrat

23. Les négociateurs ont soin de rédiger leur contrat en termes précis et non ambigus et avant tout de définir exactement le know-how qui fait l'objet du contrat, de façon à réduire au minimum les interprétations qui peuvent être données ultérieurement des obligations des parties et de permettre, en cas de différend, au juge ou à l'arbitre, de trouver dans la volonté des parties clairement exprimée la source principale d'une solution.

B. Préambule

24. Avant d'énumérer les diverses obligations des parties, les contrats contiennent souvent un préambule⁵ qui précise les intentions des parties, le but et le domaine du know-how, les moyens qui le constituent et le type de contrat. Ces renseignements peuvent constituer une source complémentaire d'interprétation des obligations des parties en cas de contestation. Parfois, référence est faite aux droits de propriété industrielle du fournisseur, acquis ou demandés, existant dans le pays du preneur (voir à ce sujet par. 62 à 66).

C. Durée des obligations des parties

25. Si l'une ou l'autre des parties - ou toutes les deux - s'engagent à fournir des prestations échelonnées dans le temps, elles précisent souvent au contrat la durée de chacune de ces prestations. Cette précaution se justifie parce que le transfert du know-how peut être combiné avec d'autres opérations dont les effets juridiques ont une durée différente ; elle permet également d'éviter des contestations au cas où le secret perdrait de son importance après un certain temps.

D. Dispositions d'ordre public des lois applicables

26. Les parties sont attentives au fait que la loi qu'elles ont choisie (voir par. 86) ainsi que les lois applicables sur les territoires impliqués par le contrat (territoire du fournisseur, du preneur, de l'exécution du contrat, etc.) peuvent comporter des dispositions impératives d'ordre public qui ont pour effet de limiter leur liberté de contracter et dont la méconnaissance leur serait préjudiciable. Ces dispositions concernent en particulier :

i) Les autorisations gouvernementales nécessaires (contrôle des changes, licences d'importation et d'exportation, etc.) ;

ii) Les règles qui peuvent avoir pour effet de s'opposer au maintien du caractère secret des informations transmises ou qui permettraient à l'Etat d'utiliser ou de transmettre à des tiers les informations ;

iii) Les dispositions sur le recours des tiers (voir par. 67) ;

iv) Le régime fiscal (voir par. 68) ;

v) Les dispositions relatives aux pratiques commerciales restrictives (voir par. 69) ;

vi) La procédure de règlement des différends, etc. (voir par. 72 et 90) ;

vii) Les dispositions relatives à la réparation des dommages (voir par. 18 et 73).

E. Langues utilisées - équivalence

27. i) Lorsque le contrat est rédigé en plusieurs langues, les parties indiquent dans la ou lesquelles d'entre elles le texte a un caractère authentique (voir par. 91) ;

ii) Les parties veillent à prévoir les traductions des documents et instructions faisant partie du know-how et formulent éventuellement des réserves quant à ces traductions (voir par. 38, ii et iii) ;

iii) Il arrive ainsi que soit mentionné un tableau d'équivalence entre systèmes d'unités utilisés dans le pays du fournisseur et celui du preneur (voir par. 38, iv).

V. Modalités du contrat

28. Sous peine d'être ambigu, le contrat précise d'habitude les modalités selon lesquelles est régi le transfert de know-how : types de transfert, domaine d'utilisation, exclusivité, etc.

A. Types de transfert de « know-how »

29. Les contrats de know-how sont si variés, les points de vue auxquels on peut se placer pour les classer et les réduire à quelques types sont si nombreux, que toute tentative dans ce sens risque de masquer la complexité de la matière.

30. Opération unique ou continue

i) L'expérience a néanmoins conduit à admettre, entre autres, une classification de ces contrats en trois catégories, selon l'époque et la durée du transfert.

ii) La première comprend les contrats qui ont pour objet le transfert du know-how relatif à un produit ou à un procédé déterminé, dans l'état où il se trouve à l'époque du contrat, et cela par des actes simples, tels que remise de documents, liste de machines avec leurs caractéristiques, visite d'ateliers ou d'usines avec autorisation de prendre des notes, des photos, etc. Dans ce cas, le preneur fait son affaire de tirer parti comme bon lui semble des informations ainsi recueillies.

iii) La deuxième catégorie est une variante de la première: le know-how transféré est limité à un produit ou à un procédé déterminé dans l'état où il se trouve à l'époque du contrat ; mais le transfert a lieu par des actes complexes et successifs dont le terme et les phases sont définis par le contrat, le cédant s'engageant par exemple à effectuer la mise en place et la mise au point du dispositif ou du processus de fabrication.

iv) La troisième catégorie comprend les contrats qui ont pour objet le transfert et parfois le transfert réciproque du know-how relatif à un domaine technique et à tous les produits et procédés qui y entreront successivement pendant une période définie par le contrat, y compris éventuellement les améliorations que les parties pourraient y apporter.

31. Opération principale ou accessoire

i) Lorsque le transfert de know-how n'est lié à aucune autre opération commerciale, on l'appelle parfois transfert de know-how « pur » ;

ii) Inversement, si le transfert du know-how est l'accessoire d'une vente de matériel, d'une licence de brevet, d'une concession de marque ou d'autres opérations, il s'agit d'un transfert de know-how combiné ;

iii) Dans ce cas, le transfert de know-how fait l'objet de clauses séparées, voire d'un contrat distinct, étant donné les effets différents des obligations des parties, notamment en ce qui concerne leur durée ;

iv) Il arrive qu'un know-how accessoire d'une opération commerciale importante soit transmis sans faire l'objet d'un paiement complémentaire distinct.

B. Domaine d'utilisation du « know-how »

32. i) Territoire

Le contrat a soin de préciser les restrictions - ou les limitations - qui sont mises à l'exploitation du know-how par le preneur et notamment les limites territoriales dans lesquelles il peut être utilisé

ii) Opérations

Sauf réserves expresses, I'exploitation du know-how comprend normalement la fabrication et la vente. Des indications peuvent être données sur les sous-licences (voir par. 70).

iii) Secteur industriel

Le contrat peut également prévoir que les droits d'exploitation du know-how par le preneur se réfèrent seulement à une branche d'industrie particulière ou à un type de production déterminé.

iv) Durée

Quoique le transfert de know-how soit irréversible (voir par. 14), le contrat peut prévoir que la durée du droit d'exploitation du know-how par le preneur sera limitée dans le temps. Dans ce cas, les moyens grâce auxquels le know-how a été communiqué, y compris toutes les copies, peuvent faire retour au fournisseur, à l'expiration du contrat. Cette solution se justifie dans le cas où il est mis fin prématurément au contrat, notamment à la suite de sa résiliation (voir par. 81, ii).

v) Toutes ces limitations peuvent être exprimées sous une forme positive ou négative; elles gagnent à être définies avec précision et d'une manière exhaustive.

vi) Autres conditions

Il arrive que le contrat stipule d'autres conditions à l'exploitation du know-how par le preneur et, notamment, la fixation du prix de vente du produit fabriqué au moyen du know-how, l'achat de certaines marchandises, etc.

33. Réserves

i) Les parties ne peuvent ignorer que les restrictions à l'exploitation du know-how mentionnées au paragraphe précédent sont parfois difficiles à faire respecter, étant donné l'effet irréversible du transfert de know-how et la difficulté de prouver les violations, parfois même involontaires, de ces restrictions (voir par. 14) ;

ii) Il arrive, d'autre part, que ces restrictions soient sujettes à autorisation ou interdites aux termes de dispositions - sur les pratiques commerciales restrictives - de la législation nationale ou internationale applicable (voir par. 69).

C. Exclusivité

34. i) Le know-how est transmis au preneur à titre exclusif lorsque, aux termes du contrat, le fournisseur renonce à l'exploiter et à le faire exploiter par un tiers, dans le territoire et pour la durée stipulée au contrat⁶ ;

ii) Lorsque les parties désirent limiter cette exclusivité en laissant au fournisseur le droit d'exploiter lui-même le know-how dans le territoire pour lequel elle est accordée, elles ont soin de le préciser au contrat ;

iii) En revanche, il arrive que le contrat donne simplement au preneur le droit d'exploiter le know-how dans les conditions qui sont précisées, le fournisseur se réservant le droit de l'exploiter également ou d'en disposer à sa convenance, sans toutefois porter préjudice aux droits du preneur, établis par le contrat ;

iv) Une série de variantes et de situations intermédiaires sont décrites plus loin (voir par. 43).

VI. Obligations du fournisseur

35. Enumération

Le fournisseur s'engage nécessairement à transmettre les connaissances techniques qui constituent le know-how. Il peut, en outre, donner certaines garanties de résultat et, suivant les cas, fournir une assistance technique, accorder une exclusivité et souscrire à d'autres engagements accessoires qu'il convient de préciser.

A. Délivrance des moyens techniques

36. Modalités

Le contrat fait état des modalités selon lesquelles les moyens qui permettent au preneur d'entrer en possession du know-how lui sont transmis et notamment du lieu, de l'époque ou de la date à laquelle s'effectue cette transmission.

37. Objets et documents techniques

Lorsque le know-how a pour support des objets et documents techniques, le contrat fournit des précisions sur le transport de ces objets, le lieu et les délais de livraison, le transfert des risques, les conséquences du retard, les pièces de rechange à fournir éventuellement, les causes d'exonération, etc. - toutes considérations qui se trouvent habituellement dans les contrats de fourniture de biens. Si, parmi le matériel technique à transmettre figurent des machines ou de l'équipement lourd, leur fourniture fait parfois l'objet d'un arrangement spécial.

38. Instructions

i) Les instructions, les conseils pratiques, les explications peuvent être transmis par une simple visite du preneur ou de ses agents dans les ateliers du fournisseur. Le contrat précise dans ce cas les modalités de cette visite: époque, durée, personnel visitant et personnel mis à la disposition des visiteurs, explications sur place et sur documents, moyens d'utilisation du know-how, etc.

ii) La transmission des instructions peut aussi consister en un apprentissage du personnel du preneur, dans les ateliers du fournisseur ou du preneur, par le personnel du fournisseur. Le contrat précise également les modalités de cet apprentissage et, notamment, la langue dans laquelle les instructions sont données ainsi que les interprétations éventuelles.

iii) Les instructions sont parfois réunies dans un manuel que le fournisseur remet au preneur. Si le preneur demande une traduction de ce manuel, le fournisseur pourra faire des réserves tendant à limiter ou à exclure sa responsabilité, lorsqu'il n'établit pas lui-même cette traduction.

iv) Si les dimensions auxquelles se réfèrent les instructions sont données dans un système d'unité qui ne correspond pas à celui qui a cours dans le pays du preneur, il peut être utile, sinon nécessaire, d'établir son équivalence entre les deux systèmes. Le fournisseur peut également être amené à faire des réserves sur cette équivalence, lorsque la précision des mesures est un élément essentiel du know-how.

B. Assistance technique au personnel du preneur

39. Si le know-how s'applique à un domaine très spécialisé pour lequel le preneur est relativement inexpérimenté, les parties conviennent parfois que le fournisseur instruira le personnel du preneur sur la façon d'utiliser le know-how. A cet effet, le contrat précise les modalités de la fourniture de cette assistance : lieu où elle s'effectue (ateliers du fournisseur ou du preneur) ; époque et durée pour laquelle elle a été envisagée ; nombre d'apprentis et d'instructeurs; qualification de ceux-ci ; conditions d'apprentissage en rapport avec le fonctionnement de l'entreprise où se fait l'apprentissage; mesures tendant à éviter les indiscrétions ; conditions de travail, de logement, de transport, d'assurance du personnel concerné, rémunération des instructeurs, modalités de paiement, etc.

C. Garantie de résultat

40. Modalités

Il arrive que le contrat stipule une garantie par le fournisseur des résultats qu'obtiendra le preneur ; il arrive aussi que le contrat se réfère uniquement à une autorisation du fournisseur au preneur de constater les résultats déjà obtenus au moyen du know-how.

41. Constatation des résultats obtenus par le fournisseur

i) Le contrat peut stipuler que le know-how est déjà utilisé avec certains résultats par le fournisseur, par un de ses associés ou un de ses clients et que le preneur peut constater ce fait en procédant soit à des visites, soit à des essais techniques ;

ii) Dans ce cas, le contrat précise les modalités de ces visites ou de ces essais : endroit et date à laquelle ils ont lieu, personnel autorisé à y participer, nombre des séances, conditions de sécurité, etc. ;

iii) Il arrive que soient stipulés des délais qui permettent au fournisseur de corriger les défauts qui seraient apparus au cours de ces essais.

42. Garantie des résultats à obtenir par le preneur

i) Si le fournisseur garantit les résultats qu'obtiendra le preneur en utilisant le know-how, le contrat ne se borne pas à donner une définition vague ou ambiguë de la garantie mais, étant donné l'importance de l'obligation et les conséquences qu'entraînerait son inexécution, il précise les modalités de cette garantie et les conditions qui doivent permettre de la satisfaire.

ii) Des précisions sont fournies sur les paramètres techniques des résultats à obtenir : normes de qualité à atteindre, quantités à produire, rendement minimal ou normal, dimensions particulières, tolérances admises, etc.

iii) Les conditions nécessaires et suffisantes pour que la garantie puisse jouer sont également énumérées dans le détail ; elles peuvent partir des qualités des matières premières en passant par le choix et l'emplacement des appareillages en cause, les conditions de travail, etc., et aller jusqu'aux éléments extérieurs tels que température et humidité de l'atmosphère.

iv) Le fournisseur s'engage d'habitude à prêter son concours pour que le preneur obtienne les résultats garantis, y compris, en cas de difficulté, l'assistance technique nécessaire.

v) Le contrat précise en outre les conditions des essais auxquels il sera procédé chez le preneur, des mises au point nécessaires et de leur durée, de la prise en charge et de la réception définitive. Dans le silence du contrat, la réception aura normalement pour effet d'exonérer le fournisseur de la responsabilité qu'il avait assumée au sujet de la garantie.

vi) Les réparations envisagées dans le cas où les résultats ne sont pas obtenus par le preneur font l'objet des paragraphes 76 et 77.

D. Droits exclusifs et non exclusifs

43. i) L'exclusivité ne se présume pas. Si les parties veulent y recourir, elles auront soin de le mentionner au contrat et de préciser s'il s'agit d'une exclusivité opposable ou non au fournisseur.

ii) L'exclusivité du droit d'exploitation du know-how s'accompagne, d'habitude, de limitations territoriales; toutefois, si le fournisseur accorde au preneur des droits exclusifs dans certains pays ou territoires, il peut aussi lui accorder des droits non exclusifs dans d'autres pays ou territoires.

iii) L'exclusivité peut également être liée à des restrictions quant aux opérations permises ou au secteur industriel envisagé.

Exemple n° 1 : le fournisseur peut accorder au preneur un droit exclusif d'exploitation du know-how pour la fabrication et la vente dans un pays déterminé et un droit exclusif pour la vente seulement dans un autre pays ;

Exemple n° 2 : le preneur peut obtenir un droit exclusif d'exploitation du know-how, dans certains pays, pour la fabrication de n'importe quel objet, et un droit non exclusif dans tous les autres pays pour la fabrication, au moyen du know-how, de certains objets seulement.

iv) L'exclusivité accordée au preneur, dans un territoire, pour une opération déterminée et dans un domaine particulier, peut encore être limitée par une stipulation suivant laquelle le fournisseur se réserve le droit :

a) D'exploiter le know-how sur le même territoire (dans le même but ou dans un but différent: exclusivité non opposable au fournisseur) ;

b) De le transférer à un deuxième preneur, dans les mêmes limites territoriales mais dans un but différent.

Le cas se rencontre par exemple lorsque le preneur utilise l'objet fabriqué grâce au know-how pour la production de ses propres articles, alors que le fournisseur désire que cet objet soit vendu indépendamment, éventuellement sous sa propre marque de fabrique.

v) Parfois, le fournisseur s'engage à communiquer au preneur, à sa demande, le nom des autres preneurs et les territoires sur lesquels ils opèrent, et à lui accorder la clause du « preneur le plus favorisé ».

E. Préservation du secret

44. Quoique l'obligation de préserver le caractère secret du know-how appartienne essentiellement au preneur, celui-ci, à partir du moment où il est capable d'exploiter le know-how, surtout s'il a obtenu des droits exclusifs, pourra avoir intérêt à ce que le fournisseur en préserve également le secret. De plus, chaque fois que le contrat implique des obligations réciproques similaires - échange de know-how, échange de perfectionnements -, le fournisseur pourra être astreint aux mêmes obligations que le preneur de maintenir le caractère secret de ce qu'il reçoit. C'est pourquoi le contrat donne parfois des précisions sur l'obligation du fournisseur de préserver le caractère secret de ce qu'il fournit ou de ce qu'il pourrait recevoir ultérieurement en échange, ainsi que la durée de cette obligation.

F. Indications complémentaires

45. Titre permettant de disposer du know-how

i) Le contrat donne éventuellement des précisions sur la base juridique qui permet au fournisseur de disposer du know-how (créateur ou cessionnaire) ou, le cas échéant, sur les dispositions qui pourraient avoir été prises par lui tendant à limiter juridiquement l'utilisation du know-how par le preneur.

ii) Il se peut par exemple que le fournisseur ait déjà transféré à des tiers des licences exclusives de know-how ou des droits de propriété industrielle - qui recouvrent partiellement les opérations ou le domaine d'exploitation industrielle envisagés au contrat pour l'exploitation du know-how par le preneur. Des situations de ce genre peuvent se présenter lorsque le fournisseur a conclu avec des tiers des accords se rapportant à l'échange continu de know-how.

iii) Il est de la plus haute importance qu'en concluant le contrat le fournisseur ne s'engage pas par inadvertance à fournir plus que ce qu'il possède, ou possédera, de façon que le preneur n'ait pas l'impression qu'il recevra plus que ce que le fournisseur est en droit de lui donner.

46. Valeur économique

i) Le contrat donne parfois des indications sur la valeur technique et économique du know-how ;

ii) Si, par exemple, le fournisseur est fermement persuadé qu'au moment de la conclusion d'un contrat il possède toutes les connaissances les plus récentes en la matière, le contrat peut stipuler que le know-how transféré se trouve au niveau des progrès techniques les plus récents dans ce domaine ;

iii) Dans d'autres cas, il peut être précisé que le know-how se trouve au niveau le plus élevé connu du fournisseur ou simplement qu'il s'agit d'un know-how utilisé par le fournisseur.

VII. Obligations du preneur

47. Enumération

Normalement, l'obligation principale du preneur consiste à effectuer un paiement en contrepartie du know-how reçu, quoique le know-how puisse être acquis sans paiement distinct à titre gratuit lorsqu'il est le complément d'autres opérations commerciales. En second lieu, pour autant que le know-how comprenne un élément secret, le preneur doit s'engager à préserver ce secret. Il peut arriver, en outre, que le preneur souscrive des obligations d'exploiter, s'engage à maintenir la qualité des objets produits au moyen du know-how, ou accepte des obligations accessoires.

A. Paiement

48. Modalités

Le paiement peut s'effectuer en espèces ou en marchandises; il peut consister aussi en un échange de know-how. Outre les précisions relatives au paiement du know-how, le contrat peut également faire état d'autres paiements pour des transactions connexes à celle du know-how entre fournisseur et preneur, telles que la fourniture de certaines marchandises, d'une assistance technique, etc.

49. En espèces

i) Si le paiement s'effectue en espèces, les parties précisent d'habitude en quel lieu, en quelle monnaie et suivant quel mode il s'effectuera ; elles sont également attentives aux problèmes que pourraient poser la convertibilité des monnaies, le contrôle des changes, le taux de change, la référence à l'or ou à tout autre indice, l'incidence des taxes, etc. ;

ii) Parmi les paiements en espèces, on peut distinguer les sommes forfaitaires et les redevances variables dont le montant est lié à la mise en œuvre du know-how. Il se peut d'ailleurs que le paiement soit constitué par une combinaison de ces deux modalités: forfait au moment de la conclusion du contrat et redevances lorsque le know-how est mis en œuvre.

50. Forfaits

i) Les forfaits peuvent consister dans le paiement d'une somme unique ou dans des versements échelonnés fixés d'avance - constants, croissants ou décroissants ;

ii) Le contrat donne des précisions sur les modalités de ces forfaits et en particulier sur la date ou sur l'époque à laquelle ils s'effectuent ;

iii) En contrepartie de ces paiements clairement définis et dont l'exécution peut être antérieure aux obligations ou à certaines obligations du fournisseur, le preneur est particulièrement attentif à ce que ces dernières soient bien précisées au contrat.

51. Redevances

i) Lorsque le preneur s'acquitte de ses obligations par le paiement de redevances, il est prévu que le fournisseur aura les moyens de faire vérifier les résultats du preneur, de façon à pouvoir évaluer la redevance due. Il arrive, notamment, que les registres du preneur dans lesquels est consigné le nombre d'articles produits et vendus soient mis à la disposition du fournisseur.

ii) Il se peut que, pour établir cette relation entre les redevances et le résultat, le contrat se réfère au chiffre d'affaires concernant le produit fabriqué avec le know-how, au prix de vente ou au volume de production. Des précisions devraient être parfois données sur ce qu'il faut entendre par « chiffre d'affaires », la notion n'en étant pas la même dans tous les pays, et sur les montants qui peuvent être déduits du chiffre d'affaires ou du prix de vente brut pour rabais octroyés ou postes à déduire. A cet égard, la question du paiement des taxes sur le chiffre d'affaires ou sur la transmission des produits fabriqués, dans le pays du preneur, peut aussi faire l'objet d'une référence.

iii) Il arrive que le contrat stipule le paiement de redevances minimales ou maximales, quels que soient les résultats obtenus. Au lieu des minimaux et maximaux ou en plus de ceux-ci, on peut aussi recourir à un système d'échelles de redevances plus que proportionnelles ou moins que proportionnelles aux résultats obtenus.

iv) Le contrat précise aussi :

a) La date à laquelle les redevances sont dues: par exemple, lorsque l'objet pour lequel l'utilisation du know-how était nécessaire a été produit ;

b) La date à laquelle ces redevances doivent être payées: lors de la livraison à un client du produit fabriqué grâce au know-how, lors du paiement par ce client à la fin de l'année; ou dans certains délais par rapport à ces événements, etc.

52. Paiements en marchandises ou en prestations

Les paiements en espèces sont parfois remplacés ou assortis de paiements en marchandises ou en prestations.

53. Echange de know-how

i) Le preneur peut également s'acquitter de ses obligations en offrant au fournisseur d'autres connaissances techniques ; ce genre de contrat, qui se conclut normalement entre entreprises ayant atteint un niveau technique équivalent ou entre entreprises complémentaires, peut être aléatoire et sa durée indéterminée. Cependant, lorsqu'il sert de point de départ à un échange continu de know-how, pas encore découvert, il peut aboutir à un haut degré de coopération technique, voire d'association entre entreprises. Il s'accompagne parfois de recherches techniques communes.

ii) Les parties à cet échange de know-how sont attentives, lorsqu'elles concluent ultérieurement des transferts de know-how avec des tiers dans le même domaine ou des domaines voisins, à ne pas révéler de secrets qu'elles auraient appris à la suite de cet échange. A cet égard, les problèmes posés par l'échange de know-how sont assez semblables à ceux qui résultent de la communication réciproque d'améliorations (voir chap. VIII : Autres obligations, par. 61).

B. Préservation du secret

54. Elément essentiel (Voir par. 8, ii, donnant référence à tous les paragraphes du guide traitant du secret.)

i) L'obligation du preneur de préserver le secret communiqué par le fournisseur peut être un élément essentiel du contrat; dans ce cas, le contrat contient une disposition par laquelle le preneur s'engage à ne pas divulguer, ni communiquer à des tiers, les informations identifiées spécifiquement comme étant secrètes, reçues dans le cadre du transfert de know-how ;

ii) Le preneur s'engage également, dans ce cas, à prendre les mesures appropriées pour que l'élément secret du know-how ne soit pas divulgué par son personnel ou ses associés ;

iii) Lorsque les parties entendent apporter une exception à l'application de cette disposition fondamentale - dans le cas de sous-licence ou de sous-traitance, par exemple - , elles ont soin de le stipuler par dérogation expresse.

C. Effets de la perte fortuite du caractère secret

55. i) I1 arrive que le contrat prévoie le cas où le caractère secret du know-how autant que le secret soit un élément essentiel du know-how -ne se maintiendrait pas jusqu'à l'expiration, sans que ce fait puisse être imputé à l'une ou l'autre des parties ;

ii) Les parties stipulent les conséquences que cette situation peut entraîner en ce qui concerne notamment leur obligation de préserver le secret, les paiements à effectuer par le preneur, l'obligation d'exploiter - si elle existe - ainsi que, éventuellement, l'expiration du contrat ;

iii) En ce qui concerne les paiements, la solution qu'elles proposent différera souvent selon que le paiement consiste en un forfait unique, en versements échelonnés ou en redevances ; elle pourrait être influencée également, s'il s'agit de versements échelonnés, par la législation sur les pratiques commerciales restrictives qui pourrait être appliquée ;

iv) Le contrat stipule parfois qu'il pourra être dénoncé lorsque le secret est non seulement un élément essentiel, mais la base même du contrat.

D. Obligation d'exploiter

56. i) Lorsque le paiement du know-how s'effectue en redevances, le contrat stipule ordinairement l'obligation du preneur d'exploiter le know-how pendant la période prévue pour le paiement des redevances, d'atteindre un volume de production minimal et un degré de qualité déterminé ;

ii) Le preneur, néanmoins, est attentif à ne s'engager de la sorte que dans les limites d'une exploitation rentable et pour autant que la valeur du know-how n'ait pas été rendue caduque par une nouvelle invention pendant la durée du contrat ou n'ait pas été annulée par la perte du caractère secret.

E. Maintien de la qualité

57. i) Le contrat de transfert de know-how peut être assorti de la faculté ou de l'obligation pour le preneur d'utiliser la marque du fournisseur ou, dans certains cas, de l'autorisation donnée par le fournisseur au preneur d'utiliser sa propre marque ;

ii) Il arrive aussi que les parties prévoient que le produit fabriqué par le preneur, sans contenir la marque du fournisseur, fasse néanmoins mention de l'usage qui a été fait du know-how transmis par le fournisseur ;

iii) Les références à la marque du fournisseur obligent le preneur à atteindre et à maintenir des normes de qualité du produit ;

iv) Le contrat précisera la façon dont le fournisseur pourra s'assurer que le preneur s'acquitte de ses obligations : contrôle de la qualité des produits du preneur, suivi éventuellement de l'interdiction de la vente sous sa marque de produits non conformes aux normes, ou simplement vérification que la mention relative à l'usage de son know-how ne prête pas à équivoque et n'engage pas sa réputation technique ;

v) Parfois, il est prévu que le fournisseur pourra obtenir la résiliation du contrat si le preneur n'atteint pas la qualité désirée dans les délais prévus (voir chap. IX) ;

vi) La concession de marque étant régie par des dispositions législatives obligatoires auxquelles les parties ne peuvent échapper, les obligations du preneur, à cet égard, devraient être mentionnées séparément dans le contrat.

VIII. Autres obligations

58. Enumération

Le transfert de know-how peut, en outre, comme toute opération commerciale, créer des obligations complémentaires à la charge de l'une ou l'autre des parties ou de toutes les deux: communication des améliorations, brevets connexes au know-how, responsabilité civile en cas de recours des tiers, charges fiscales, dispositions législatives sur les pratiques commerciales restrictives, sous licences, etc.

A. Communication des améliorations

59. Modalités

i) Etant donné la rapidité des progrès de la technique, les parties qui concluent un contrat de transfert de know-how peuvent s'attendre à des perfectionnements au know-how dans un délai relativement court. Dès lors, dans la perspective d'une coopération entre les parties, le contrat peut stipuler que les améliorations et modifications qui seraient apportées au know-how par l'une des parties seront communiquées à l'autre suivant des modalités à préciser, en ce qui concerne le prix éventuel (encore que cette communication ait lieu aussi sans paiement complémentaire), la durée de cette obligation (d'habitude la durée du contrat) et le caractère secret des améliorations qu'il faut préserver.

ii) Si l'amélioration est le fait d'un tiers qui l'a cédée à l'une des parties, son transfert à l'autre partie peut nécessiter une autorisation de ce tiers, ainsi que le paiement à ce dernier d'une somme à déterminer entre les intéressés.

iii) Si le fournisseur transfère le know-how à plusieurs preneurs, il arrive que les contrats stipulent que les parties bénéficieront, par l'intermédiaire du fournisseur, des améliorations apportées au know-how par le fournisseur ou les preneurs.

60. Modification radicale de fabrication

i) Une difficulté peut surgir lorsque l'amélioration du know-how ou la modification par une des parties est telle qu'elle constitue un changement radical de fabrication, voire un nouveau know-how qui ne doit pas être obligatoirement transmis. Le contrat stipule par conséquent dans quelle mesure et dans quelles conditions la modification doit être communiquée, les parties se rappelant qu'il est très difficile de déterminer une ligne de démarcation entre les améliorations qui sont communicables et celles qui ne le sont pas.

ii) Si les parties prévoient une exception au principe de la communication, en ce qui concerne les modifications radicales, elles s'accordent parfois, néanmoins, un droit de priorité réciproque pour leur obtention.

iii) Lorsqu'il n'est pas prévu d'exception à la règle de la communication, le contrat se réfère parfois à une procédure amiable en vue d'aboutir à une rémunération adéquate.

iv) Il arrive aussi que le contrat ne prévoie aucune exception en ce qui concerne l'obligation de communiquer, ni aucune procédure en ce qui concerne une rémunération supplémentaire.

61. Contrats similaires avec des tiers

i) La communication réciproque d'améliorations apportées au know-how peut également créer aux parties des difficultés en matière de préservation de secret, lorsque l'une d'entre elles, ou chacune d'elles, est liée à d'autres firmes par le transfert de know-how dans des domaines voisins impliquant communication d'améliorations. Il se peut, en effet, qu'une amélioration apportée à un know-how (ou à un de ses éléments) puisse être appliquée comme telle ou avec une légère modification à un know-how voisin; dès lors, l'obligation pour la partie qui reçoit communication d'une telle amélioration de la garder secrète entre en conflit avec l'obligation de la même partie, vis-à-vis d'un contractant d'un know-how voisin, de lui communiquer toutes améliorations.

ii) Des précisions peuvent être apportées sur ces cas limites qui ressortissent déjà au domaine de la coopération entre entreprises. Il arrive parfois que le contrat prévoie - d'habitude en cas d'exclusivité - que le preneur n'a pas le droit de conclure des accords similaires dans le même domaine, avec d'autres firmes (voir également par. 53 : Echange de know-how).

B. Brevets connexes au « know-how »

62. Précautions contractuelles

Les deux parties ont intérêt à tenir compte des obstacles ou des avantages pouvant résulter d'un brevet antérieur ou ultérieur en la matière (qu'il appartienne au fournisseur, au preneur ou à un tiers). Elles ont soin, en conséquence, de préciser au contrat les obligations qu'elles entendent assumer dans le cas où une de ces situations se concrétiserait.

63. Brevet antérieur du fournisseur

i) Si le know-how se rapporte à l'exploitation industrielle d'un brevet antérieur appartenant au fournisseur, il est particulièrement souhaitable que la licence de brevet et le transfert de know-how, compte tenu de l'importance de chacun de ces deux éléments, fassent l'objet de dispositions séparées, voire de contrats distincts, étant donné l'objet, la durée et le régime juridique différents qui les caractérisent. Des considérations analogues peuvent être développées en ce qui concerne d'autres formes de droits de propriété industrielle.

ii) Si le know-how fait l'objet d'un brevet appartenant au fournisseur dans des pays ou territoires autres que ceux sur lesquels le preneur a obtenu l'exploitation, le preneur peut :

a) Demander qu'une licence d'exportation lui soit accordée pour ces pays où le know-how fait l'objet d'un brevet du fournisseur ;

b) Stipuler que le brevet ne portera pas atteinte au droit du preneur d'exploiter le know-how, dans le cas où le fournisseur ferait breveter ultérieurement le know-how dans le pays du preneur ou dans un autre pays auquel se réfère le contrat ;

c) Dans le même cas, demander un droit de préférence pour l'obtention éventuelle d'une licence de brevet.

64. Brevets ultérieurs des parties

i) Le contrat contient d'habitude des dispositions qui régissent les droits des brevets obtenus ultérieurement sur :

a) Le know-how lui-même (ou un de ses éléments) existant à la date du contrat et appartenant au fournisseur ;

b) Améliorations ultérieures apportées soit par le fournisseur, soit par le preneur.

ii) Normalement, il y aura dans le contrat une disposition par laquelle le fournisseur informera le preneur de son intention de demander un brevet lié au know-how (ou à l'un de ses éléments) existant à la date du contrat. Dans ce cas, le contrat prévoit d'habitude que le preneur aura le droit d'obtenir une licence de brevet dans le cadre du contrat, sans avoir à effectuer de paiement supplémentaire au fournisseur.

iii) Le contrat peut également prévoir que, sous réserve d'une autorisation préalable du fournisseur, le preneur lui-même pourra demander des brevets en ce qui concerne le know-how (ou l'un de ses éléments) existant à la date du contrat, dans les territoires sur lesquels porte le contrat; dans ce cas, le contrat précisera normalement les conditions entourant la prise de brevets.

iv) Dans le cas d'améliorations apportées par l'une des parties, le contrat précise d'habitude laquelle d'entre elles doit demander le brevet, les territoires dans lesquels les demandes de brevet peuvent être déposées et le régime applicable à ce brevet (dépenses occasionnées, nature des droits accordés entre parties, droits qui peuvent être accordés à des tiers, paiements de l'une des parties à l'autre, etc.).

v) Le contrat peut également prévoir la coopération des parties en vue d'une action à entreprendre contre un tiers, en cas de contrefaçon d'un brevet du fournisseur ou du preneur ou en vue d'une défense commune à l'action d'un tiers dirigée contre le fournisseur ou le preneur (voir aussi par. 78).

vi) Le contrat stipule aussi si les droits accordés, conformément aux alinéas ii, iii et iv ci-dessus, se maintiennent après l'expiration du contrat avec ou sans modification. (Il est important d'éviter que la partie auteur de l'invention soit empêchée d'exploiter le brevet après la fin du contrat.)

vii) Le contrat peut contenir des dispositions analogues pour d'autres formes de droit de propriété industrielle.

65. Brevet antérieur d'un tiers

i) Il peut arriver que l'exploitation industrielle du know-how viole un brevet en la matière appartenant à un tiers ;

ii) Normalement, c'est le preneur qui vérifie la situation des brevets sur son territoire; néanmoins, il pourra en être empêché, dans certains cas, tant qu'il n'aura pas reçu le know-how ;

iii) Il arrive aussi que le contrat soit conclu sous la condition suspensive de recherches d'antériorité à effectuer par le preneur dans un délai déterminé ;

iv) Les parties peuvent également procéder en commun à une recherche d'antériorité sur l'état de la technique concernée par le know-how ;

v) Il arrive en revanche que le fournisseur précise au contrat qu'il n'a pas connaissance de l'existence de brevets en la matière mais qu'il lui est impossible de prendre un engagement ferme à ce sujet.

66. Brevet ultérieur d'un tiers

i) Il peut arriver aussi qu'un brevet soit acquis par un tiers, ultérieurement à la conclusion du contrat, pouvant priver le preneur - voire le fournisseur - du droit d'exploiter le know-how totalement ou partiellement à partir du moment où le brevet lui est dûment opposable. Etant donné que de toutes les situations causées par l'existence éventuelle d'un brevet en la matière, celle-ci ne peut être évitée a priori, les parties ont intérêt à prévoir les conséquences que cela peut entraîner pour leur contrat.

ii) Elles peuvent prévoir, par exemple, une suspension des paiements ou une réduction de ceux-ci (dans le cas où le preneur doit payer au tiers une licence de brevet), éventuellement une résiliation du contrat. Le problème est le même lorsque le paiement a déjà été intégralement acquitté au moment où le brevet du tiers entre en jeu (voir aussi par. 78).

iii) Les parties prévoient aussi la façon dont elles coopéreront pour protéger le know-how et contester éventuellement la validité d'un brevet demandé ou obtenu par un tiers.

C. Responsabilité civile en cas de recours des tiers

67 i) Il arrive que des tiers entament un recours contre le preneur ou contre le fournisseur pour dommages matériels ou corporels qui leur ont été occasionnés par suite de l'utilisation du know-how ou des produits fabriqués à l'aide du know-how.

ii) Aussi les parties ont-elles intérêt à stipuler :

a) Laquelle d'entre elles doit accepter la responsabilité ;

b) Ou comment la responsabilité doit être partagée ;

c) Eventuellement quelles indemnités doivent être payées par l'une des parties à l'autre.

iii) En Choisissant une des solutions visées à l'alinéa précédent, les parties tiennent compte du coût de l'assurance responsabilité civile chantiers et produits et des dispositions de la loi applicable.

iv) De toute façon, les parties précisent la manière dont elles se tiennent mutuellement au courant de cet aspect de la question.

D. Charges fiscales

68. i) Les parties précisent souvent au contrat par qui sont supportées les charges fiscales ou dans quelle proportion elles se les partagent. Elles tiennent compte à ce sujet des dispositions législatives applicables en la matière et des conventions internationales sur les doubles impositions qui peuvent exister entre les pays intéressés, et opèrent en conséquence les ajustements nécessaires.

ii) Le recours à des experts est particulièrement recommandable en cette matière.

E. Pratiques commerciales restrictives

69. i) Les parties sont attentives au fait que les dispositions législatives nationales ou internationales applicables, ayant pour objet de réprimer les pratiques commerciales restrictives, peuvent avoir pour effet de rendre caduques ou de limiter certaines clauses qu'elles auraient décidé de mettre au transfert du know-how.

ii) On peut citer, parmi ces clauses, celles qui ont pour objet de :

(a)Limiter l'exploitation du know-how (voir par. 32) ;

(b) Interdire la fabrication ou la vente de certains articles ;

(d) Faire dépendre le transfert de know-how d'autres opérations commerciales (voir par. 31, iv) ;

(e) Prévoir des paiements ou une obligation d'exploiter après que le know-how a perdu sa valeur (voir par. 55, iii, et 56), etc.

iii) Comme en ce qui concerne les questions fiscales, les parties ont soin de consulter des experts en la matière.

F. Sous-licence

70. i) Pour éviter tout malentendu, et tenant compte des effets irréversibles du transfert de know-how (voir par. 14), les parties spécifient au contrat si le preneur a le droit de transférer le know-how à un tiers, dans les limites territoriales ou autres qui lui ont été attribuées ;

ii) En l'absence de dispositions expresses, ce droit à octroyer une sous-licence ne se présume pas ;

iii) Si, aux termes du contrat, des sous-licences sont permises, les modalités en sont d'habitude précisées, y compris l'obligation du preneur d'en informer le fournisseur et éventuellement d'obtenir des autorisations particulières.

IX. Réparations pour inexécution par les parties de leurs obligations

A. Défaut de rédaction du contrat

71. Etant donné que les parties sont censées avoir confiance l'une en l'autre et poursuivent des intérêts communs, lorsqu'il semble à l'une d'elles que l'autre n'exécute pas ses obligations cela résulte, dans la plupart des cas, d'une imprécision, d'un manque de clarté ou d'un autre défaut de rédaction du contrat. L'attention du lecteur a déjà été attirée sur l'utilité de rédiger le contrat dans des termes clairs et détaillés.

B. Arrangement à l'amiable

72. Lorsqu'il semble à l'une des parties que l'autre n'a pas rempli ses obligations, il est en général possible d'arriver, à l'amiable, à une solution satisfaisante, en corrigeant le texte défectueux du contrat qui peut être à l'origine de ce malentendu sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des réparations d'ordre juridique.

C. Réparation contractuelle

73. i) Néanmoins, il peut arriver que la partie dont les intérêts sont lésés par l'inexécution des obligations de l'autre partie ne puisse éviter de demander réparation du dommage. Dans ce cas également, le contrat gagnera en sécurité s'il stipule explicitement les réparations dues par les parties pour les cas les plus fréquents d'inexécution de leurs obligations : des exemples de telles réparations sont donnés aux paragraphes 74 à 83.

ii) En l'absence de telles stipulations, les solutions laissées à l'appréciation du tribunal ou de l'arbitre compétent sont susceptibles de variation en vertu de la loi applicable au contrat.

iii) Il faut se rappeler que, selon les dispositions de la loi applicable, les réparations contractuelles choisies par les parties ne sont pas nécessairement exécutoires et qu'elles n'excluent pas nécessairement non plus l'application d'autres réparations prévues par cette loi.

D. Réparations auxquelles a droit le preneur

74. Défaut de délivrance

i) Il faut tout d'abord noter que le défaut de délivrance constitue, au début de l'application d'un contrat, une violation fondamentale qui a peu de probabilité de se produire entre parties qui ont mutuellement confiance l'une en l'autre ; sous le bénéfice de cette observation, les parties peuvent néanmoins prévoir ce cas de la façon indiquée aux alinéas suivants ;

ii) Si le fournisseur ne livre pas le know-how ou n'en livre pas les éléments essentiels, les parties peuvent prévoir la dénonciation du contrat par le preneur et la restitution des paiements déjà effectués ;

iii) Le contrat peut prévoir expressément le paiement de dommages et intérêts ; de même, il peut stipuler que le fournisseur ne paie pas de dommages et intérêts si le défaut de délivrance ne résulte pas de sa faute (voir par. 83) ;

iv) Le contrat peut aussi prévoir que le paiement de dommages et intérêts sera assorti d'un plafond de façon à ne pas exposer le fournisseur à des paiements disproportionnés.

75. Retard dans la délivrance

i) Les parties prévoient souvent le paiement d'indemnités forfaitaires de retard calculées en fonction de la durée de ce retard. Ce procédé évite au preneur de devoir prouver le montant du dommage effectivement subi par lui.

ii) Cette disposition peut être assortie d'une stipulation selon laquelle le preneur, pour avoir droit à indemnité, doit avoir subi un préjudice du fait du retard, même s'il est minime.

iii) Le contrat peut fixer un plafond aux dommages forfaitaires, qui doit être atteint pour que le preneur puisse résilier le contrat.

iv) En revanche, le contrat peut stipuler que le preneur a droit à une réparation correspondant au préjudice qu'il a réellement subi, par suite du retard.

76. Constatation des résultats obtenus par le fournisseur

Lorsque les parties se réfèrent aux résultats obtenus par le fournisseur (voir par. 41), et qu'il est constaté que ces résultats sont insuffisants, le contrat peut prévoir les réparations auxquelles aura droit le preneur, de la façon décrite au paragraphe 74.

77. Garantie de résultat à obtenir par le preneur dans son entreprise

i) Les considérations évoquées au paragraphe précédent s'appliquent également.

ii) De plus, le fournisseur court un risque supplémentaire du fait qu'il est moins en état de contrôler la marche des opérations que lorsque les résultats sont obtenus par lui dans ses ateliers. Il est par conséquent recommandé de rédiger une clause prévoyant le cas où le non-fonctionnement du know-how est dû à des causes pour lesquelles le fournisseur n'est pas responsable, encore que l'influence de ces causes soit sujette à caution et ne puisse être entièrement élucidée par les termes du contrat, si bien choisis soient-ils (voir par. 83).

iii) Si les résultats ne sont pas obtenus par le preneur, le contrat comporte souvent des réparations non prévues par le droit commun applicable.

78. Garantie contre le recours de tiers pour contrefaçon

Lorsque le fournisseur garantit le preneur contre le recours de tiers basé sur une contrefaçon de leurs brevets, il est recommandé de préciser la nature et l'étendue de la garantie et les conséquences qu'un recours valable du tiers entraîne pour chacune des parties (voir aussi par. 64, 65 et 66).

79. Divulgation du secret (voir par. 82, ii).

E. Réparations auxquelles a droit le fournisseur.

80. Retard dans les paiements

i) Le contrat peut stipuler les réparations auxquelles a droit le fournisseur pour dommage causé par le retard dans les paiements du preneur ; d'habitude, il s'agit de paiement d'intérêts ;

ii) Si la loi applicable au contrat exige une mise en demeure pour l'obtention d'intérêts moratoires, les parties pourront utilement indiquer au contrat que l'échéance du terme vaut mise en demeure.

81. Défaut de paiement

i) Pour le cas où le preneur n'effectuerait pas le paiement, les parties peuvent préciser au contrat les délais au-delà desquels le fournisseur peut obtenir la réparation et les conditions dans lesquelles ce droit peut être exercé, y compris éventuellement le droit de dénoncer le contrat et de demander des dommages et intérêts ;

ii) Lorsque le contrat prévoit, en cas de résiliation, la restitution au fournisseur des éléments du know-how (documents, équipement, etc.), il fait aussi état, fréquemment, du paiement par le preneur d'un forfait tenant lieu d'indemnité, du fait que le preneur a eu connaissance du know-how et a acquis le moyen d'en faire usage.

82. Divulgation du secret

i) Le secret étant, dans la plupart des cas, un des éléments importants du contrat, ce dernier précise d'habitude les réparations dont le fournisseur pourra se prévaloir pour violation des engagements du preneur en ce qui concerne la non-divulgation des éléments secrets, les réparations variant avec la gravité de la violation et de ses conséquences ;

ii) Lorsque la divulgation est faite par le fournisseur, en violation de son engagement (voir par. 44), le contrat stipule également les réparations dont peut se prévaloir le preneur.

83. Absence ou insuffisance d'exploitation

Lorsque le paiement est lié aux résultats obtenus et lorsque, aux termes du contrat, le preneur est obligé d'exploiter le know-how pendant une durée déterminée et d'atteindre une certaine qualité et un certain volume de production, les parties peuvent stipuler les réparations dont le fournisseur peut se prévaloir, par exemple dommages et intérêts avec ou sans résiliation, en cas d'inexécution de ses obligations par le preneur (voir par. 57).

F. Causes d'exonération de responsabilité

84. Le contrat contient généralement une ou des dispositions sur les causes d'exonération de responsabilité qui précisent les circonstances indépendantes de la volonté des parties dont elles peuvent se prévaloir en cas d'inexécution de leurs obligations, pour échapper aux réparations. Faute d'insérer ces dispositions, la décision prise par le tribunal ou l'arbitre variera en fonction de la loi applicable au contrat.

X. Expiration du contrat

A. Causes

85. Comme tout contrat, celui de know-how peut prendre fin par l'échéance du terme, en vertu des clauses du contrat ou des dispositions de la loi applicable. Il peut expirer par exemple à la suite d'une dénonciation ou par résiliation.

Modalités

86. Dénonciation

Les parties peuvent notamment envisager ce procédé pour le cas où interviendrait un changement de personnalité (voir par 13) ou une modification essentielle de l'objet du contrat (perte de la valeur du know-how par suite du progrès technique ou par suite de la perte du caractère secret) [voir par. 56, ii].

87. Résiliation

i) Le contrat peut être résilié à la suite d'une violation par l'une des parties ou pour toute autre raison décrite au contrat ;

ii) Il arrive que, lorsque des investissements importants ont été effectués, les parties, pour éviter les conséquences graves de la résiliation, recherchent d'autres moyens qui permettent de ne pas y recourir (délais supplémentaires, modifications du prix, appel à l'assistance et aux connaissances techniques d'un tiers, etc.).

B. Effets

88. i) Normalement, par son expiration, le contrat cesse de produire des effets. Il y a cependant des exceptions à cette règle (voir par. 25 et alinéas suivants). L'expiration du contrat entraîne aussi parfois l'obligation pour le preneur de restituer les éléments du know-how (voir par. 32, iv).

ii) Sauf en cas d'expiration du contrat à la suite d'une violation commise par l'une des parties, il arrive que des délais soient prévus qui permettent la liquidation des opérations (éventuellement délais séparés pour la continuation de la fabrication et pour la continuation de la vente par le preneur).

iii) Il arrive aussi que des délais soient prévus pendant lesquels le preneur et parfois le fournisseur sont astreints à préserver le secret.

iv) Enfin la clame compromissoire peut survivre au contrat (voir par. 90, iv).

XI. Dispositions finales

A. Loi applicable

89. Il est souhaitable que le contrat ne soit pas la source éventuelle de différends ou, en tout cas, que la solution de ces différends puisse être trouvée par le juge ou l'arbitre dans les termes du contrat; néanmoins, les parties ne pourront être certaines d'avoir prévu tous les cas de conflits; c'est pourquoi elles se réfèrent d'habitude à une loi applicable quant au fond et, s'il s'agit d'arbitrage, quant à la procédure, en tenant compte des difficultés que peuvent comporter l'application d'une loi étrangère, la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des sentences arbitrales rendues à l'étranger.

B. Arbitrage

90 i) Comme en toute matière de commerce international, les parties ont souvent recours à l'arbitrage pour résoudre leurs différends ;

ii) A cet égard, elles veillent particulièrement à préciser au contrat la procédure pour la désignation des arbitres ou à se référer à l'institution d'arbitrage chargée de cet arbitrage ou de la désignation d'arbitres ;

iii) Elles ont soin également d'évoquer la procédure applicable à l'arbitrage et de donner aux arbitres compétence pour statuer sur leur propre compétence ;

iv) Il est également utile de prévoir que la clause compromissoire ou la convention d'arbitrage restera valable, quel que soit le sort de la convention à laquelle elle est liée.

C. Textes authentiques

91. i) Lorsque le contrat est rédigé en plusieurs langues, une indication sur le texte qui doit être considéré comme authentique évite aux parties des difficultés d'interprétation de termes et d'expressions, surtout lorsque ces parties appartiennent à des pays ayant des systèmes juridiques dont les termes correspondants ne recouvrent pas toujours la même notion ;

ii) Si les parties ne se mettent pas d'accord pour ne considérer qu'un seul texte authentique, elles veillent à ce que les expressions employées dans les deux textes authentiques correspondent aussi exactement que possible.

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¹ Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI), dans leur loi type pour les pays en voie de développement concernant les inventions, décrivent le know-how, à l'article 53/1, comme « les procédés de fabrication ou les connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles ». M. Paul Mathely, rapporteur général de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), en donne, dans les Annales de la propriété industrielle, la définition suivante: « Le know-how consiste dans les connaissances et l'expérience acquises pour l'application pratique d'une technique ».

² Les dénominations de « fournisseur » et de « preneur » n'ont aucune signification juridique particulière ; elles correspondent à un usage courant.

³ Quoique la fourniture de know-how puisse être considérée comme un élément d'assistance technique au sens large du terme, l'expression « assistance technique » utilisée dans œ guide se réfère à des prestations différentes de la fourniture de know-how et qui en sont un complément.

⁴ Voir aussi chapitre XI : Dispositions finales.

⁵ Selon certaines lois, le préambule ne fait pas ipso facto partie du contrat.

⁶ L'exclusivité peut également comprendre d'autres facteurs que le territoire et la durée (par exemple les droits de fabrication et de vente).